Подлежит ли регистрации лицензионный договор на программу эвм

Лицензионный договор — двухстороннее соглашение, по которому правообладатель исключительных прав, относящихся к результату интеллектуальной деятельности или средству индивидуализации (лицензиар), разрешает второй стороне (лицензиату) использовать этот результат или средство индивидуализации в рамках составленного соглашения. Лицензиат обязуется выплатить вознаграждение (разово, периодически либо в виде процентов), если лицензионное соглашение не предусматривает иное. В этой статье мы рассмотрим, каким образом происходит регистрация лицензионного договора.

Как происходят составление и регистрация лицензионного договора

Права определенного лица на товарный знак, переданные правообладателем, закреплены лицензионным договором. В этом документе также может быть описан порядок передачи лицом — владельцем патента — иным лицам прав на использование полезных моделей, изобретений или промышленных образцов.

Товарный знак можно применять без особого разрешения только до официальной регистрации. После регистрации товарного знака использовать его могут лишь правообладатель либо иные лица, у которых есть такое право (в результате заключения и регистрации лицензионного соглашения).

Лицензионный договор на передачу неисключительных прав

Возможно заключение двух типов лицензионных договоров.

Согласно простой лицензии, лицензиар сохраняет за собой исключительное право на товарный знак, а лицензиату лишь предоставляет право пользоваться им в рамках, регламентированных данным соглашением.

Согласно исключительной лицензии, лицензиату предоставляется право использования товарного знака, в то время как лицензиар не использует его и не имеет права передачи третьим лицам в течение всего срока действия документа.

Процесс заключения лицензионных договоров регулируется Гражданским кодексом. Этому вопросу посвящена статья 1235 «Лицензионный договор».

Заключаемое соглашение учитывает возможность «двойного» владения. Право использовать товарный знак, изобретение, полезную модель и т.д. можно передать третьей стороне на условиях сублицензии, но такая возможность должна быть отдельно оговорена в лицензионном соглашении с правообладателем.

Для того чтобы передать совокупность прав (например, на использование фирменного наименования, методов и технологий производства, способов ведения бизнеса и пр.), стороны заключают договор франшизы, который еще называется договором коммерческой концессии.

Когда оговоренное лицензионным договором право прекращает свое действие, соглашение также более не действует. Согласно условиям франшизы, при таком сценарии развития событий силу теряет только часть договора, имеющая отношение к объекту, срок действия права на который истек, а действие самого соглашения не заканчивается.

Лицензионный договор может состоять из таких пунктов, как:

• преамбула. Прописываются официальные названия и реквизиты сторон, между которыми заключается лицензионное соглашение. Принимающая сторона четко формулирует желание пользоваться предоставляемой лицензией при соблюдении определенных условий. Указывается правомочность правообладателя осуществить эту сделку;
• определение понятий. Указывается вид соглашения, стороны уточняют условия применения лицензии и оговаривают предоставление права на продажу сублицензии;
• предмет. Содержит указание на конкретный результат интеллектуальной деятельности, право на использование которого предоставляется, а также номер и дату выдачи документа, удостоверяющего исключительное право правообладателя;
• усовершенствования. В этом пункте стороны вносят ясность в вопрос объема усовершенствований, которые пользователь лицензии может добавить в объект сделки;
• предоставляемые гарантии и ответственность сторон. Лицензиат подтверждает обязательства по выплате оговоренной стоимости лицензии, а лицензиар – о передаче, например, юридических, экономических и технических гарантий;
• оказание технической помощи. По желанию лицензиата указывается конкретный объем (временные рамки или решение определенных вопросов) помощи со стороны лицензиара, которую он может оказать в вопросах изучения объекта сделки;
• налоги и платежи. В соглашении стороны могут обговорить порядок уплаты налогов и прочих платежей, связанных с использованием интеллектуального продукта;
• обеспечение конфиденциальности. Важный пункт, когда речь идет о ноу-хау, в случае разглашения которого происходит обесценивание продукта;
• защита передаваемых прав. По данному пункту все обязанности возлагаются на первичного правообладателя. Вторая сторона обязана оказывать максимальное содействие в этом вопросе;
• разрешение возникающих споров. Оговариваются условия, на которых это будет происходить;
• период действия, а также условия, при которых сделка может быть расторгнута одной стороной или по договоренности с обеих сторон;
• юридические адреса и подписи сторон. Подписи ставятся в случае, если лица, участвующие в заключении соглашения, пришли к общей позиции по каждому вопросу, считающемуся существенным с точки зрения действующего законодательства и обусловливающему соглашение;

Для признания лицензионного договора действительным и успешного прохождения регистрации должны быть соблюдены определенные условия:

Лицензионный договор на использование объектов интеллектуальной собственности: всё, что нужно знать

• должен присутствовать предмет соглашения. В данной ситуации — это право использовать конкретные изобретения, ноу-хау, товарные знаки и пр.;
• действующая регистрация у товарных знаков. Это условие подтверждается наличием соответствующих документов, прилагаемых к соглашению. Присвоенные свидетельствам номера указываются непосредственно в самом документе;
• указание объема прав, получаемых лицензиатом, а также вида предоставляемой лицензии. Если правообладатель решил оставить за собой право пользования интеллектуальным продуктом, то уточняется, какую часть прав не может получить лицензиар;
• предоставление гарантий качества. В строке договора, подтверждающей данное действие, предоставляются гарантии на то, что производимый лицензиаром продукт по качеству не будет уступать продукту лицензиата (лица, предоставляющего лицензию);
• период и география действия. В договоре стороны обговаривают территорию деятельности лицензиата, связанную с использованием предмета договора, а также период этой деятельности;
• сумма вознаграждения за передачу прав. На момент подписания соглашения стороны должны достичь согласия в данном вопросе. Точная стоимость обсуждается между участниками лицензионного договора либо определяется ценой аналогичных товаров и услуг, присутствующих на рынке;

В Роспатенте происходит регистрация лицензионного договора. Без обязательной процедуры регистрации условия, прописанные в соглашении, не вступят в юридическую силу.

Порядок регистрации лицензионного договора регламентирован отдельным приказом Роспатента. В нем описаны требования и правила. Заявление на регистрацию соглашения имеет право подать любая сторона. В случае подачи заявления одной из сторон договора к заявлению должен быть приложен по выбору заявителя один из следующих документов:

1. подписанное сторонами договора уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом;
2. удостоверенная нотариусом выписка из договора;
3. сам договор;

В заявлении сторон договора или в документе, приложенном к заявлению одной из сторон договора, должны быть указаны:

1. вид договора;
2. сведения о сторонах договора;
3. предмет договора с указанием номера документа, удостоверяющего исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации;
4. а также прочие существенные условия договора (территория действия, срок предоставления права, перечень товаров и услуг, условия оплаты);

Правильно составленный лицензионный договор даст возможность избежать неприятностей в дальнейшем и легко пройдет процедуру регистрации.

Какие лицензионные договоры НЕ подлежат регистрации

1) Не предусмотрена возможность распоряжения интеллектуальной собственностью, представленной фирменным наименованием и местом происхождения товара, с помощью передачи прав на использование по лицензионному соглашению (пункт 2 статьи 1474, пункт 4 статьи 1519 Гражданского кодекса).

Если интеллектуальная собственность представлена коммерческим обозначением (например, вывеска с названием компании), то право ее использования регламентируется договором аренды предприятия либо договором франчайзинга (пункт 5 статья 1539 Гражданского кодекса).

2) Если интегральная микросхема составляет гостайну, то она не подлежит государственной регистрации (пункт 1 статьи 1452 Гражданского кодекса).

Подлежит ли регистрации лицензионный договор на программы ЭВМ

Согласно общим положениям статьи 1235 Гражданского кодекса лицензионный договор подлежит государственной регистрации в случаях, которые предусматриваются пунктом 2 статьи 1232 Гражданского кодекса. При нарушении требования о государственной регистрации лицензионный договор считается недействительным.

В то же время пункт 2 статьи 1232 Гражданского кодекса гласит, что в ситуациях, когда результат интеллектуальной деятельности требует регистрации, предоставление права пользования тоже подлежит государственной регистрации.

Регистрация объекта интеллектуальной собственности является добровольной процедурой и необходима только как дополнительный способ защиты права правообладателя. Государственной регистрации подлежат:

• лицензионный договор об отчуждении исключительного права на программу для ЭВМ или базу данных, если они прошли процедуру регистрации;
• переход исключительного права на такую программу или базу данных к другим лицам без лицензионного договора;

Следовательно, иные соглашения, в том числе лицензионные договоры, объектом которых является программное обеспечение, государственной регистрации не подлежат. Это подтверждается разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ в пункте 38.1 совместного Постановления № 29 от 26.03.2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Таким образом, предоставление права пользования программой для ЭВМ не подлежит регистрации в ФИПС. Для этого сторонам достаточно заключить простой гражданский договор или соглашение. В отношении программы для ЭВМ обязательной регистрации подлежит исключительно переход права на нее по договору отчуждения.

Какова стоимость регистрации лицензионного договора в Роспатенте

Цена регистрации рассчитывается исходя из нескольких параметров. Базовой суммой является вознаграждение лицензиару. Она складывается из прибыли от лицензии и может включать несколько видов платежей: процентные – роялти, одноразовый платеж – паушальный взнос и пр.

Расходы на оформление регистрации состоят из следующих выплат:

• госпошлина. Регистрация предоставления права использования товарного знака – 13 500 рублей + 11 500 рублей за каждый следующий товарный знак в договоре свыше одного; регистрация предоставления права использования промышленного образца, полезной модели или изобретения – 1600 рублей + 850 рублей за каждый объект свыше одного;
• оплата юридических услуг. Средняя стоимость находится в диапазоне 10–15 тыс. рублей. В стоимость могут входить следующие наборы услуг:
• проверка представленной документации на полное соответствие действующему законодательству, если клиент самостоятельно составил договор + подготовка и подача заявления в ФИПС, отслеживание процесса регистрации;
• составление текста лицензионного договора + подготовка и подача заявления в ФИПС, отслеживание процесса регистрации;

Нужна ли регистрация дополнительного соглашения к лицензионному договору

Существующая практика по заключению доп.соглашений к разным видам гражданско-правовых договоров – это уже рядовое явление, и лицензионный договор не становится исключением в этом плане.

Бывают ситуации, в которых у партнеров может возникнуть потребность изменить и/или дополнить действующие пункты лицензионного договора либо вообще аннулировать их. Простым решением является оформление дополнительного соглашения к этому лицензионному договору. Это документ, который прилагается к лицензионному договору, и в нем указываются изменения условий первоначального лицензионного соглашения.

Нужна ли регистрация дополнительного соглашения к лицензионному договору?

Как было сказано выше, согласно статье 1369 Гражданского кодекса, лицензионный договор, посредством которого реализуется право на использование товарного знака, изобретения, промышленного образца либо полезной модели, заключается письменно и подлежит обязательной государственной регистрации в соответствующем федеральном органе.

В юридическую силу доп.соглашение к лицензионному договору вступит только после его государственной регистрации.

Каков срок регистрации лицензионного договора

Примерный срок, за который происходит государственная регистрация лицензионного договора на товарный знак или на любой иной объект интеллектуальной собственности в Роспатенте – три месяца. Но срок регистрации может быть продлен, если у эксперта возникнут основания для дополнительных запросов и проверок. В результате проверки документации, представленной в ФИПС для регистрации лицензионного договора, специалисты обращают внимание на то, что:

• подача заявления на регистрацию осуществлена надлежащим лицом (это может быть любая из сторон лицензионного договора);
• документы, представленные на регистрацию, заполнены и оформлены в установленном порядке (подписи в документах, сшивка и т.д.);
• если лицензионный договор возмездный, то в нем должно присутствовать условие о вознаграждении или порядке определения такового;
• в тексте лицензионного договора, предоставленного на регистрацию, нет внутренних противоречий (например, достаточным образом определяется территория);
• права, предоставляемые согласно лицензионному договору, находятся в пределах прав, имеющихся у лицензиара;

Подобная процедура нужна и для регистрации соглашений об изменении или досрочном расторжении лицензионного договора.

В случае нарушения требований к регистрации лицензионного договора на использование товарного знака или иной объект, эксперты делают дополнительные запросы либо отказывают в регистрации.

Согласно регламенту Роспатента, основанием для отказа в регистрации лицензионного договора могут стать отсутствие полного пакета документов либо неустраненной ошибки в их оформлении. Но по факту отказ в регистрации лицензионного договора происходит по намного большему количеству оснований.

Если происходит отказ Роспатента в регистрации лицензионного договора, то патентная пошлина не возвращается заявителю. В связи с этим рекомендуем очень внимательно относиться к составлению всех документов. Кроме того, перед заключением договора необходимо проверить обременения и статус товарного знака, являющегося предметом договора, в открытых реестрах на сайте ФИПС.

На практике специалисты несколько раз сталкивались с тем, что стороны решают заключить лицензионный договор на товарный знак, а сам товарный знак при этом не зарегистрирован или зарегистрирован на другое лицо. Причем часто это не результат обмана правообладателя, а просто незнание права интеллектуальной собственности обеими сторонами сделки. В любом случае будьте осмотрительны, а еще лучше — заранее заручитесь при решении этого вопроса помощью специалистов.

Специалисты компании «Царская привилегия» имеют богатый опыт подготовки и регистрации лицензионных договоров. Перед тем как подать документы на регистрацию, мы подробно изучаем сложившуюся ситуацию, выявляем возможные причины отказа в регистрации договора и помогаем в их устранении.

Источник: patentural.ru

Нужно ли регистрировать лицензионный договор на товарный знак?

Лицензионные договоры на товарные знаки и патенты – это самая распространенная форма получения прибыли от владения интеллектуальной собственностью. Лицензия по своей сути представляет собой договор аренды – владелец бренда (или патента) предоставляет право его использования за плату на время, с соблюдением определенных условий. Как правильно оформить лицензионный договор и зарегистрировать его в «Роспатенте»: обо всем подробно в этой статье.

Лицензионный договор: основные моменты

Если вы планируете заключить лицензионный договор на товарный знак, то нужно обратить внимание на следующие основные моменты:

• Стороны договора: лицензиар – лицо, которое предоставляет права на товарный знак. Лицензиат – лицо, которое приобретает такие права. Обе стороны – либо ИП, либо юридические лица, так как товарный знак в России не может принадлежать физическому лицу.
• Предмет договора. В договоре должны присутствовать регистрационные реквизиты товарного знака в «Роспатенте» – номер государственного свидетельства, название бренда. Свидетельство должно быть действующим на момент заключения договора. Его срок ограничен 10 годами с момента подачи заявки на регистрацию.
• Вид договора:

• Исключительная лицензия. Такой вид договора предусматривает передачу прав только одному лицензиату. Он становится единственным лицом, наделенным правами использования на товарный знак.
• Неисключительная лицензия. Владелец товарного знака может заключать лицензионные договора и с другими лицензиатами на тот же самый бренд.
• Сублицензия – права передаются от лицензиату к сублицензиату. Такое возможно только в том случае, если заключение сублицензий разрешено в основном договоре между лицензиаром и лицензиатом.

Вознаграждение по договору

Лицензионный договор на товарный знак по закону не может быть безвозмездным. Сумма и способ выплат обязательно нужно оговорить в тексте соглашения, иначе сделка признается недействительной на основании п. 5 статьи 1235 Гражданского кодекса.

Законодательство не устанавливает ограничения для формы выплат: это может быть единоразовый, фиксированный, периодический платеж (роялти), его размер может устанавливаться в % от прибыли лицензиата и другими способами по соглашению сторон договора.

Срок и территория действия

Другими существенными условиями лицензии на товарный знак являются следующие:

• Срок действия договора. Если стороны забудут или не захотят его указать конкретно, то он ограничивается 5 годами. Окончание срока договора не может быть позднее даты прекращения свидетельства, которая указана в нем. Правообладатель может продлить товарный знак еще на 10 лет. Для этого он должен подать заявление в «Роспатент» и уплатить государственную пошлину.
• Территория, на которой лицензиату разрешено использовать товарный знак. Если в договоре не указаны определенные регионы РФ, то лицензиат наделяется правами на всей территории России. На практике такое ограничение вводится в тех случаях, когда лицензиар заключает несколько договоров с разными лицами, чтобы они не конкурировали между собой в одном и том же регионе. Таким образом происходит раздел рынка.

Срок действия товарного знака можно проверить по свидетельству или по государственному реестру

Объем прав по договору

Еще одно существенное условие лицензионного договора на товарный знак – это способы его использования. Если они прямо не указаны в лицензии, то права не считаются предоставленными. Поэтому в интересах лицензиата предусмотреть все возможные случаи, когда необходимо получение прав на товарный знак.

Его использование по договору может заключаться в следующем:

• Нанесение логотипа на выпускаемую продукцию, хранение и реализация маркированных товаров.
• Размещение бренда на вывеске магазина или в других видах рекламы.
• Создание Интернет-ресурса с доменным именем, совпадающим с товарным знаком.
• Экспорт или импорт продукции, маркированной товарным знаком.
• Использование логотипа в деловой документации, рекламных брошюрах, буклетах, на выставках и другие способы.

Согласие лицензиара на выдачу сублицензий можно сразу включить в основной договор, или оформить позднее в виде отдельного допсоглашения, которое прикладывается к договору. При этом сублицензиат ограничивается условиями, указанными в основном договоре между лицензиаром и лицензиатом.

По умолчанию лицензиат также обязуется регулярно предоставлять отчет об использовании товарного знака. Чаще всего в отчет включают информацию об объеме выпущенной продукции и прибыли, которая была получена за определенный период времени. Но по соглашению обеих сторон, указанному в тексте договора, лицензиат может быть освобожден от такой обязанности.

Источник: zashitoved.ru

Необходима ли регистрация лицензионных договоров на предоставление неисключительного права пользования зарегистрированной в Роспатенте программы для ЭВМ?

Обществу принадлежит программа для ЭВМ, которая зарегистрирована в Роспатенте. Обществом планируется передача третьим лицам права пользования программы для ЭВМ по лицензионным договорам. Необходима ли регистрация лицензионных договоров на предоставление неисключительного права пользования зарегистрированной в Роспатенте программы для ЭВМ?

Наталья Кошечкина
эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ

Алексей Александров
рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу: ни предоставление права использования зарегистрированной в Роспатенте программы для ЭВМ на основании лицензионного договора, ни сам такой лицензионный договор не подлежат государственной регистрации.

Обоснование вывода

В случаях, когда результат интеллектуальной деятельности подлежит в соответствии с ГК РФ государственной регистрации, предоставление права использования такого результата по договору подлежит государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством РФ (п. 2 ст. 1232, п. 2 ст. 1235 ГК РФ). До 1 октября 2014 г. (дата вступления в силу Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ, которым в ГК РФ были внесены изменения) в подобных случаях государственной регистрации подлежал сам лицензионный договор, а не предоставление права использования зарегистрированного результата интеллектуальной деятельности.

Программы для ЭВМ не требуют государственной регистрации. В отношении них возможна регистрация, осуществляемая по желанию правообладателя в соответствии с правилами ст. 1262 ГК РФ (п. 4 ст. 1259 ГК РФ).

Согласно п. 7 ст. 1232 ГК РФ в случаях, когда государственная регистрация результата интеллектуальной деятельности может быть осуществлена по желанию правообладателя, к зарегистрированному результату интеллектуальной деятельности и к правам на такой результат применяются правила п. 2–6 ст. 1232 ГК РФ, если иное не предусмотрено ГК РФ.

Следовательно, по общему правилу, если законом допускается возможность государственной регистрации результата интеллектуальной деятельности по желанию правообладателя, то в случае такой регистрации при предоставлении права использования результата интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора такое предоставление подлежит государственной регистрации. Однако исключения из этого правила могут предусматриваться положениями ГК РФ.

Как разъяснено в п. 38.1 постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», такое «иное» правило применительно к программам для ЭВМ предусмотрено в п. 5 ст. 1262 ГК РФ, по смыслу которого государственной регистрации подлежат только:

• договоры об отчуждении исключительного права на зарегистрированную программу для ЭВМ или базу данных;
• переход исключительного права на такую программу или базу данных к другим лицам без договора.

Другие договоры, в том числе лицензионные договоры о предоставлении права использования программы для ЭВМ или базы данных, государственной регистрации не подлежат.

Приведенное разъяснение было издано до внесения в ГК РФ вышеупомянутых изменений, то есть в период, когда положениями части четвертой ГК РФ предусматривалась необходимость государственной регистрации не предоставления права использования зарегистрированного результата интеллектуальной деятельности по лицензионному договору, а самого лицензионного договора.

Однако формулировка п. 5 ст. 1262 ГК РФ сохраняется в неизменном виде с момента введения в действие части четвертой ГК РФ, что позволяет говорить об актуальности приведенных разъяснений (с поправкой на изменения, внесенные в ГК РФ Федеральным законом от 12.03.2014 № 35-ФЗ). Иными словами, предоставление права использования программы для ЭВМ, зарегистрированной в Роспатенте, на основании лицензионного договора (о предоставлении как исключительной, так и неисключительной лицензии) не требует государственной регистрации (см., например, апелляционное определение Ростовского областного суда от 09.03.2017 по делу № 33-26/2017).

Источник: delo-press.ru