Нужно ли регистрировать лицензионный договор на программы

В период становления рыночных отношений в нашей стране из-за недостаточного внимания к защите и монетизации интеллектуальной собственности ежегодные убытки владельцев авторских прав составляли триллионы рублей. Последнее время значительно изменилось как законодательство в соответствующей сфере, так и отношение правообладателей к защите своих прав. Лицензионный договор стал одним из ключевых инструментов, позволивших определить правила игры в сфере интеллектуальной собственности и навести там относительный прядок.

Использование лицензионного договора позволяет сторонам заключить сделку, при которой собственник объектов интеллектуальной собственности (правообладатель или лицензиар) передает пользователю данного объекта (лицензиату) право использовать его определенным способом и в определенном объеме.

К объектам интеллектуальной собственности относят:

• товарный знак,
• изобретение,
• ноу-хау;
• промышленный образец,
• полезная модель,
• программы для ЭВМ и БД,
• литературные, музыкальные, художественные произведения и др.

Только письменная форма договора на результат интеллектуальной деятельности дает право считать, что стороны заключили лицензионный договор (исключение составляет передача права использовать произведение в периодической печати).

Правильный лицензионный договор. Главное.

Во многих случаях требуется государственная регистрация лицензионного договора в Роспатенте.

Виды лицензионных договоров

Лицензионные договора на результаты интеллектуальной деятельности классифицируются по критерию объема предоставляемых прав.

Заключение простого неисключительного договора предполагает, что собственник объекта интеллектуальной собственности может заключать аналогичные договоры с несколькими пользователями. Также в этом случае владелец авторских прав оставляет себе возможность самому применять объект на той же территории или в тех же пределах.

В случае заключения исключительного лицензионного договора правообладатель теряет все права на принадлежащий ему объект интеллектуальной собственности. Лицензиар в этом случае уже не может заключать аналогичные договоры и самостоятельно использовать объект на аналогичной территории или в том же объеме.

Когда стороны не указывают в договоре вид лицензии, она считается простой. Для нескольких способов использования объекта в договоре можно определить вид лицензии по каждому способу отдельно.

В некоторых случаях законодательство предусматривает для правообладателя возможность упрощенного заключения простого (неисключительного) лицензионного договора в форме договора присоединения. Лицензиар самостоятельно в стандартном бланке формулирует условия договора, на которые пользователь не влияет и может только принять их, то есть присоединиться к договору. Договора присоединения заключаются для:

• произведений науки, литературы или искусства; при этом в лицензии указывается, какие действия означают принятие условий лицензии;
• программ ЭВМ и баз данных; при этом начало использования программного продукта автоматически означает, что пользователь согласился на заключение договора на предложенных условиях.

При заключении договора присоединения пользователь обязательно должен иметь возможность ознакомиться с ним перед началом использования.

9.3. Лицензионный договор

Условия лицензионного договора, относящиеся к существенным

Законодательством определен ряд условий, без подробного и определенного описания которых в лицензионном договоре он будет считаться незаключенным. Эти условия являются существенными и к их числу относятся:

• Предмет лицензионного договора – объект, для которого предоставляется право использования. Кстати, существует возможность заключить лицензионный договор на объект, который только еще будет создан в будущем.
• Способы использования объекта, которые готов разрешить лицензиар и которые не противоречат законодательству РФ. Не закрепленный в договоре конкретный способ использования не будет считаться предоставленным.
• Размер и порядок исчисления вознаграждения лицензиара либо условие о безвозмездности должны обязательно прописываться в лицензионном договоре. На практике используются следующие формы вознаграждения:

• Фиксированный разовый паушальный платеж.
• Периодический платеж в виде процента от выручки/прибыли, его также называют роялти.
• Комбинированная форма, при которой для начала использования объекта интеллектуальной собственности выплачивается паушальный взнос до 25% от общей предполагаемой суммы договора. В дальнейшем выплачивается роялти, зависящее от успешности проекта. Данная форма вознаграждения эффективна, так как, с одной стороны, снижает финансовую нагрузку на пользователя на старте проекта, с другой — гарантирует правообладателю справедливое участие в прибыли лицензиата.

Если договор заключается в упрощенном порядке, то не нужно согласовывать все существенные условия, как в обычном договоре. Юристы нашей компании помогут сформулировать такой договор кратко и в интересах правообладателя и в тоже время соблюсти все требования законодательства.

Исходя из многолетней практики работы с лицензионными договорами, эксперты нашей компании рекомендуют также указать в договоре следующие важные условия:

• Вид предоставляемой лицензии (исключительная/неисключительная);
• Срок лицензии. Если в договоре нет условия о сроке, то по общему правилу он считается заключенным на 5 лет. Срок договора не может превышать срок действия исключительного права на объект.
• Заверение лицензиара о правах;
• Представлено ли лицензиату право на выдачу сублицензий;
• Пределы использования лицензиатом прав;
• Порядок предоставления отчетов лицензиатом лицензиару;
• Порядок оказания техподдержки лицензиаром лицензиату;
• Обязанность лицензиата следовать инструкциям лицензиара по использованию объекта;
• Момент прекращения договора;
• Ответственность сторон.

Возможно ли досрочное расторжение лицензионного договора?

Так, например, данное соглашение можно расторгнуть при его существенном нарушении другой стороной или при существенном изменении обстоятельств, которые сопровождали его заключение. Для лицензионного договора есть и специальные основания его прекращения, если обстоятельства, из-за которых такая лицензия была предоставлена, перестали действовать и вероятность, что они возникнут вновь, мала. Отдельные основания предусмотрены и для одностороннего отказа от исполнения договора.

Требуется ли регистрация лицензионного договора в Роспатенте?

Да, предоставление прав пользования объектом интеллектуальной собственности по лицензионному договору, предусматривает обязательную государственной регистрацию в Роспатенте.

Исключения составляют лицензионные договоры, по которым передаются права на объекты авторского права (в том числе программы ЭВМ, базы данных, литературные произведения и другое).

Для регистрации лицензионного договора необходимо оплатить государственную пошлину, размер которой зависит от того, что является передаваемым объектом авторских прав.

Наши специалисты смогут квалифицированно проконсультировать Вас и рассказать обо всех обязательных платежах, как только получат необходимую для анализа информацию.

Дополнительно мы поможем оформить заявление о государственной регистрации предоставления права использования результатами интеллектуальной деятельности по лицензионному (сублицензионному) договору со скидкой 30%.

Срок регистрации договора в Роспатенте составляет от 2 мес.

Как заказать услугу составление, сопровождение и регистрация лицензионного договора?

Вы можете обратиться к нам любым удобным способом: по телефону, на электронную почту, посредством мессенджеров на сайте или воспользоваться на сайте специальной формой, заполнение которой займёт не более минуты и потребует минимум информации.

В максимально короткое время мы возьмём вашу заявку в работу, и с вами свяжется специалист, который задаст необходимые вопросы и прояснит, какие документы потребуются составление нужного договора, сориентирует по срокам и стоимости.

На всё время ведения договорной работы мы закрепим за вами юрисконсульта, который будет курировать весь процесс сотрудничества, и вы сможете в любой момент обратиться к нему с вопросом. При необходимости мы создадим экспертную группу, которая гарантированно сможет решить задачи любой сложности.

Источник: pravo-ocenka.ru

Необходимо ли регистрировать лицензионный договор?

Cовместно с юридической компанией Semenov

удостоверенная нотариусом выписка из договора;

сам договор.

То есть теперь стороны могут не раскрывать полностью свои финансовые или иные условия лицензионного договора, регистрация предоставления права происходит без анализа самого договора Роспатентом, что значительно облегчает и ускоряет процедуру регистрации.

Все регистрационные действия связанные с предоставлением права использования товарного знака, его изменением или прекращением облагаются пошлинами. Так, согласно подпункту 3.11 приложения №1 к Положению о пошлинах, рассмотрение заявления о предоставлении права использования товарного знака (лицензия) составит 13 500 рублей в отношении одного товарного знака; изменения, не связанные с расширением предмета лицензионного договора – 3300 рублей (подпункт 3.15.1); а изменения, связанные с расширением предмета лицензионного договора – 14 800 рублей за каждый товарный знак (подпункт 3.15.2).

Отдельно хотелось бы отметить возможность внесения товарного знака в уставный капитал юридического лица. Ведь передать товарный знак можно как по модели лицензионного договора (только с предоставлением права его использования), так и по модели отчуждения прав на товарный знак. Логично сделать вывод о том, что и в данном случае лицензионный договор (а точнее предоставление права использования в рамках такого договора), которым товарный знак будет внесен в уставный капитал, также подлежит регистрации.

В договоре коммерческой концессии наравне с лицензионным договором происходит распоряжение правами на товарный знак (ст. 1027 Гражданского Кодекса РФ), что также влечет необходимость регистрации предоставления права использования товарного знака в рамках коммерческой концессии.

В чем заключается риск отсутствия регистрации предоставления права использования товарного знака? Согласно п. 6 ст. 1232 Гражданского Кодекса РФ при несоблюдении требования о государственной регистрации предоставления другому лицу права использования товарного знака, предоставление права использования считается несостоявшимся.

В предыдущей редакции данной статьи говорилось о том, что последствием несоблюдения требования о государственной регистрации лицензионного договора являлась его недействительность. Теперь стороны будут являться связанными договорными отношениями даже в отсутствие регистрации договора (см. Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 19 октября 2015 г. N С01-859/2015 по делу N А40-177319/2014).

Таким образом, правообладатель уже не сможет утверждать, что право использования товарного знака не было предоставлено лицензиату, особенно, если договор исполнялся сторонами (лицензионные платежи отчислялись, отчетность принималась правообладателем), но сохраняется риск судебного разбирательства. Дополнительно можно говорить о репутационных рисках, которые сопутствуют судебным спорам.

Регистрация права использования товарного знака, основанная на условиях лицензионного договора, соответствует не только букве закона, но и повышению уверенности лицензиата и правообладателя в легальности своих действий, а значит снижению недопонимания и потенциальных судебных расходов.

Патентный поверенный №1810

Источник: licensingrussia.ru

Лицензионный договор

является единственным способом законного распоряжения своим ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ правом на интеллектуальную собственность (например, на товарные знаки, программы ЭВМ, патенты или объекты авторских прав).

Согласно действующему законодательству, лицензионные договоры подлежат государственной регистрации, к ним предъявлялся высокие требования к уровню юридической техники.

Качественно составленный лицензионный договор является главной и единственной гарантией правообладателя, что его интеллектуальность собственностью будут пользоваться именно так, как он этого хотел при заключении договора (ведь репутация превыше всего).

В зависимости от Ваших задач наши специалисты с богатым опытом договорной работы подготовят лицензионный договор для любых целей, опираясь только на Ваше (возможно даже устное) описание.

Важно отметить, что каждый договор, подготовленный для нашего Клиента, проходит экспертизу в судебном отделе на предмет возможных споров из договора.

Таким образом, каждый договор проходит двойную проверку , поскольку в 3 из 4 случаев споры возникают именно из договора, к которому стороны могли не так ответственно отнестись, не предполагая, что что-то может пойти не так.

Основные виды лицензионных договоров:
Часто задаваемые вопросы:

Зачем мне регистрировать лицензионный договор в Роспатенте? Я же могу просто подписать его с контрагентом и не тратить деньги и время.

Действительно, Вы можете это сделать, однако в таком случае договор не будет иметь полной юридической силы в суде, а в случае претензий со стороны надзорных органов будет очень сложно доказать факт действительности такого договора.

Если я заключаю лицензионный договор с дочерней компанией, то я могу просто воспользоваться шаблоном из интернета. Зачем его отдельно составлять?

Верно, Вы можете воспользоваться типовым договором. Но стоит учитывать, что у надзорных органов, особенно фискальных (ФНС, ФТС) могут возникнуть вопросы к договору между аффилированными компаниями. Соответственно, если он составлен без учёта специфики Вашей структуры владения и бизнеса — Вы можете получить целый пул проблем в сфере налогов и налогообложения.

Тарифы

Аудит
Аудит договоров
от 19 900 руб

• Аудит планируемых к подписанию договоров.
• Аудит заключенных договоров.
• Подготовка комментариев и рекомендаций по итогам аудита с указанием точек риска и возможных последствий для Доверителя.
• Регистрация договоров в ФИПС.

Составление
Составление договоров
от 39 900 руб

• Составление договора с учетом специфики бизнеса Доверителя.
• Согласование индивидуальных пожеланий Доверителя.
• Составление двуязычных договоров на любых языках.
• Составление договоров с физическими лицами.

Расторжение
Расторжение договоров
от 19 900 руб

• Расторжение договора по соглашению сторон.
• Одностороннее расторжение договора.
• Досудебное расторжение договоров.
• Аннулирование договоров

Вам также может быть интересно

Другие услуги

Товарные знаки

Регистрация в Роспатенте, экспертиза охраноспособности, получение писем согласия

Программы ЭВМ

Регистрация в Минкомсвязи и Роспатенте, экспертиза, работа с персональными данными

Патенты

Патентный поиск, регистрация в Роспатенте, экспертиза и проверка патентной чистоты

Споры

Представление интересов в Арбитражных Судах, Палате по Патентным Спорам, Суде по Интеллектуальным Правам

Авторские права

Борьба с пиратством. Установление авторства. Антиплагиат. Споры о нарушении прав.

Франчайзинг

Договор коммерческой концессии является самым сложным договором

СВЯЗЬ С НАМИ

ПН — ПТ с 10:00 до 18:00
СБ — ВС выходные дни

Расскажите о своей задаче Мы подготовим для Вас квалифицированное решение
Предварительный лицензионный договор

Вы достигли с контрагентом соглашения о сотрудничестве, но хотите письменно закрепить обязанность заключить лицензионный договор в будущем. Это актуально на момент разработки и регистрации договора в Роспатенте, ведь сама регистрации может длится до 2-3 месяцев и некоторые договоренности могут стать неактуальными.

Средний срок подготовки — 3 рабочих дня.

Лицензионный договор

Основной договор, который подлежит государственной регистрации и проверке в Роспатенте.
Именно этот договор является наиболее важным и приоритетным в дальнейших правоотношениях между лицензиаром и лицензиатом.
Более того, в случаях судебных споров между сторонами суд будет в первую очередь обращать внимание на положения именно зарегистрированного в Роспатенте лицензионного договора.

Средний срок подготовки — 10 рабочих дней.
Регистрация договора в Роспатенте — 2-3 месяца.

Лицензионный договор, осложненный иностранным элементом

Наиболее сложный вид лицензионных договоров, требующий знания специфики международного законодательства, а также законодательства национальных юрисдикций сторон договора. Также при составлении такого договора необходимо учитывать финансовые, налоговые и политические риски.

В том числе положения договора должны обеспечить прохождение валютного контроля и избежание двойного налогообложения, а сам договор должен быть мультиязычным.

Средний срок подготовки — 10 — 20 рабочих дней

Лицензионный договор для IT-продуктов

В отличие от иных объектов интеллектуальной собственности, программное обеспечение и любой иной софт охраняются авторским правом.

Главной особенностью авторского права является тот факт, что автор становится правообладателем автоматически в момент создания произведения, в данном случае — исходного кода.

Несмотря на то, что данный подход представляется наиболее прогрессивным, на практике регулярно возникают споро о том, кто действительно является автором программы, а, следовательно, является правообладателем и может распоряжаться своей интеллектуальной собственностью любыми, не запрещенными законодательством способами.

Главная особенность лицензионных договоров в данной сфере в том, что они не подлежат государственной регистрации.

Таким образом, данные договоры не проверяются экспертами Роспатента и все риски при составлении и заключении договора остаются на сторонах.

В этой связи, к договорам в сфере IT в нашей компании уделяют особое внимание, поскольку для недобросовестного контрагента легко украсть чью-то разработку, а добросовестному потерпевшему сложно потом доказать, что данная разработка вообще принадлежала ему.

Источник: pantey.ru