Как передать программу по лицензионному договору

Путеводитель КонсультантПлюс по сделкам

Для чего составляется

Нельзя без разрешения использовать результаты чужой интеллектуальной деятельности. Для этого законодательством предусмотрено использование лицензионных соглашений и регламентирован порядок их заключения (ст. 1235 ГК). Сторонами являются:

• лицензиар — обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности (РИД) или на средство индивидуализации;
• лицензиат — лицо, использующее такой результат или средство на оговоренных условиях.

Последствия неисполнения (ненадлежащего исполнения) представлены в таблице.

Отказ лицензиара от обязательств в одностороннем порядке и требование возмещения убытков, если лицензиат нарушает обязанности по уплате вознаграждения в срок за использование:

• произведений науки, литературы и искусства;
• объектов смежных прав.

На основании этого вида контрактов в соответствии со ст. 1225 ГК передаются любые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации:

6 ошибок при заключении лицензионного договора

Произведения науки, литературы и искусства	Промышленные образцы
Программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ)	Селекционные достижения
Базы данных	Топологии интегральных микросхем
Исполнения	Секреты производства (ноу-хау)
Фонограммы	Фирменные наименования
Сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания)	Товарные знаки и знаки обслуживания
Изображения	Наименования мест происхождения товаров
Полезные модели	Коммерческие обозначения

Виды

В зависимости от передаваемого права распоряжения переданным РИД они бывают двух видов (ст. 1236 ГК).

Простые Исключительные

Для лицензиара нет ограничений в распоряжении переданным РИД, он сможет продать его неограниченному количеству лиц.	РИД никому больше не передается.

Текст контракта о передаче простой (неисключительной) лицензии выглядит следующим образом.

о предоставлении права использования товарного знака

г. Москва «15» августа 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Альфа», именуемое в дальнейшем Лицензиар, в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Омега», именуемое в дальнейшем Лицензиат, в лице генерального директора Петрова Петра Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

9.3. Лицензионный договор

1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования товарного знака в установленных настоящим договором пределах, а Лицензиат обязуется уплатить Лицензиару вознаграждение, обусловленное п. 4.1 настоящего договора.

1.2. Объектом по договору является товарный знак в виде трех букв «G», размещенных по центру ромба. Свидетельство на товарный знак №10132100011.

1.3. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использовать товарный знак для индивидуализации товаров, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, а именно путем размещения товарного знака:

1.3.1. на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

1.3.2. на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

1.3.3. в предложениях о продаже товаров, в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

1.3.4. в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

1.4. Территория, на которой допускается использование товарного знака: г. Москва и Московская область Российской Федерации.

1.5. Права использования товарного знака предоставляются Лицензиату с сохранением за Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Лицензиат использует товарный знак только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены настоящим лицензионным договором.

2.2. Лицензиат обязан обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым Лицензиаром.

2.3. Лицензиат обязан представлять Лицензиару ежемесячные отчеты об использовании товарного знака в письменной форме.

2.4. С письменного согласия Лицензиара Лицензиат может по сублицензионному договору предоставить использование товарного знака другому лицу в пределах способов использования, которые предусмотрены лицензионным соглашением для него самого.

2.5. Лицензиар вправе осуществлять контроль за соблюдением Лицензиатом соответствия качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак.

2.6. В течение срока действия лицензионного договора Лицензиар обязан воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление Лицензиатом предоставленного ему права использования товарного знака в установленных настоящим договором пределах.

3. Срок действия договора

3.1. Срок действия настоящего договора: с 15 августа 2020 г. по 14 августа 2023 г. включительно.

3.2. В случае прекращения исключительного права Лицензиара ранее срока, указанного в п. 3.1, настоящий лицензионный договор прекращается.

4. Вознаграждение Лицензиара

4.1. За использование товарного знака Лицензиат выплачивает Лицензиару вознаграждение в виде фиксированных ежемесячных платежей в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

5. Ответственность по договору

5.1. За использование товарного знака способом, не предусмотренным настоящим договором, либо по прекращении действия договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных договором, Лицензиат несет ответственность за нарушение исключительного права на товарный знак, предусмотренную Гражданским кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

5.2. При нарушении Лицензиатом обязанности уплатить Лицензиару в установленный договором срок вознаграждение за предоставление права использования товарного знака Лицензиар может в одностороннем порядке отказаться от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора.

5.3. Лицензиар гарантирует наличие у него предоставляемых по настоящему договору исключительных прав на товарный знак.

5.4. По требованиям, предъявляемым к Лицензиату как изготовителю товаров, Лицензиат и Лицензиар несут солидарную ответственность.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной регистрации.

6.2. Договор подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

6.3. Настоящий договор составлен и подписан в трех экземплярах, из которых один хранится в делах Роспатента, а остальные выдаются по экземпляру Сторонам.

6.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7. Реквизиты и подписи Сторон

ООО «Альфа» ООО «Омега»

Директор И.И. Иванов Директор П.П. Петров

В соответствии с п. 2 ст. 1236 ГК лицензия предполагается простой (неисключительной), если условиями не предусмотрено иное.

Особая разновидность — сублицензионный контракт (ст. 1237 ГК). К нему применяются правила ГК, аналогичные тем, что действуют для лицензионного.

Требования и необходимые документы

Общие подходы (п. 1–4 ст. 1235 ГК):

1. Перечисляемые права и способы использования РИД являются исчерпывающими.
2. Неуказанное право не считается предоставленным.
3. Несоблюдение письменной формы влечет его недействительность.
4. Предоставленная возможность использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации подлежит государственной регистрации (ст. 1232 ГК).
5. Если территория, на которой допускается использование РИД, не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории РФ.
6. Длительность лицензии не превышает срока действия исключительного права на объект.
7. При прекращении исключительного права лицензия прекращается.
8. Если срок его действия не определен сторонами, она считается выданной на пять лет.

Об оплате (п. 5 ст. 1235 ГК):

1. Согласование и выплата вознаграждения лицензиару обязательны, в противном случае соглашение не заключено.
2. Не допускается безвозмездное предоставление исключительной лицензии в отношениях между коммерческими организациями на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права (п. 5.1. введен ФЗ-35 от 12.03.2014).

Для регистрации в Роспатенте понадобятся следующие основные документы:

• заявление на регистрацию;
• патент или другой документ, подтверждающий лицензию на РИД;
• контракт (либо подписанное сторонами уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом на РИД, либо удостоверенная нотариусом выписка из него);
• документ(ы), подтверждающий(ие) уплату пошлины (по выбору заявителя);
• доверенность на представителя;
• документ, подтверждающий согласие на обработку персональных данных заявителя (представителя).

Как составить

Соглашение о передаче прав состоит из следующих основных разделов:

1. Преамбула. В ней указываются реквизиты и наименования сторон. Формулируется решение лицензиата о приобретении лицензии и условия, указывается правомочность действий лицензиара на совершение продажи прав.

2. Предмет соглашения. В этом разделе указывается вид сделки, дается точное определение объекта интеллектуальной собственности, описываются варианты использования лицензии.

3. Указывается территория использования лицензии.

4. При необходимости вводится раздел «Техническая поддержка», в котором описывается объем технической помощи, которую предоставляет лицензиар и желает получить лицензиат.

5. Порядок расчетов. В этом разделе указывают размер и способ осуществления платежей лицензиатом за пользование лицензией:

• какую сумму обязан выплатить лицензиат;
• какие гарантии предоставляются лицензиаром.

6. Гарантии и ответственность сторон.

Следующие части традиционные:

7. Обеспечение конфиденциальности.

8. Защита передаваемых прав.

9. Разрешение возникающих споров.

10. Срок действия и порядок изменения или расторжения.

11. Юридические адреса и подписи сторон.

Источник: clubtk.ru

Лицензионный договор и договор поставки

Несмотря на многолетнее практическое применение лицензионного (сублицензионного) договора, тем не менее, возникают трудности в разграничении данного договора и договора поставки.

На примере программного обеспечения рассмотрим разграничение указанных договоров. Для краткости изложения не будет отдельно упоминаться сублицензионный договор, поскольку всё сказанное о лицензионном договоре распространяется и на сублицензионный договор.

Сначала приведем нормативные определения рассматриваемых договоров, содержащихся в Гражданском кодексе РФ (далее по тексту — ГК РФ).

В соответствии со ст. 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Согласно п. 1 ст. 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

В соответствии с п. 1 ст. 1236 ГК РФ при письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу (сублицензионный договор).

Далее, в целях разграничения рассматриваемых договоров, на примере программного обеспечения необходимо остановиться на следующих значимых аспектах:

1) В рамках договора поставки программное обеспечение поставляется на материальном носителе как товар, за который уплачивается стоимость. Как правило, в каждом экземпляре программного обеспечения вложена так называемая «упаковочная» или «оберточная» лицензия, представляющая собой лицензионный договор как договор присоединения, к которому присоединяется конечный пользователь программного обеспечения с момента начала использования программного обеспечения.

Это так называемый упрощенный порядок заключения лицензионного договора, предусмотренный в п. 5 ст. 1286 ГК РФ.

Лицензионный договор

Лицензионный договор дает вам право взять в аренду объект интеллектуальной собственности: технологию, патент, софт или товарный знак у правообладателя. Условия, на которых можно использовать патент или товарный знак, бывают сложными и нестандартными. Разбираем в статье подводные камни лицензий и рассказываем, как их обойти.

Романеева Тамара Андреевна Юрист по интеллектуальной собственности

Романеева Тамара Андреевна Юрист по интеллектуальной собственности

Забегая вперед, стоит отметить, что работа без договора или скачивание шаблона из интернета может превратить доходы с продажи лицензий в убытки.

Что такое лицензионный договор

Лицензионный договор – это соглашение, по которому владелец объекта интеллектуальной собственности, предоставляет право на его коммерческое использование другому лицу.

В договоре участвуют обязательно 2 стороны:

• лицензиар – предоставляет имеющиеся у нее права;
• лицензиат – получает по лицензионному договору права на использование объекта ИС на определенных условиях в определенный срок.

Объектами договора лицензии может выступать любая интеллектуальная собственность или результат интеллектуальной деятельности.

Таблица объектов ИС, которые можно передать по лицензионному договору

Регистрация в Роспатенте обязательна?

Художественные произведения, персонажи, программы ЭВМ и базы данных

Изобретения, устройства, полезные модели, промышленные образцы

Товарные знаки, слоганы, бренды, логотипы, упаковка, региональные бренды

Ноу-хау, технологии, объекты коммерческой тайны

Лицензионные договоры регулируются Гражданским Кодексом: статьи 1235-1239 закрепляют общие положения, а особенности регулирования в отношении отдельных объектов закреплены в главах, посвященных таким объектам.

Передачу прав на патенты и товарные знаки обязательно регистрируют в Роспатенте. Без регистрации сделка будет признана ничтожной, а все платежи придется вернуть. Правила такой регистрации можно найти на сайте Роспатента.

Виды лицензионных договоров

В интеллектуальной практике используют обычно 2 варианта договора лицензии: простая и исключительная. В судебной практике фигурирует также принудительная лицензия. Разберемся что это значит.

1. Простая лицензия предоставляет лицензиату права использования объекта, сохраняя у владельца право передавать по лицензии тот же объект ИС и другим компаниям . Это значит, что правообладатель может заключить договор с неограниченным числом лицензиатов. Например, в фотобанках изображения часто размещаются именно на условиях простой лицензии так, что неограниченное число пользователей может скачать и использовать загруженные изображение.
2. Исключительная лицензия отличается тем, что по договору лицензиар теряет право продавать лицензии другим компаниям на срок действия лицензионного соглашения.
3. Принудительная лицензия – специфический вид договора, который можно получить в судебном порядке. Если объект ИС не используется определенное время, обычно 3-4 года, то это приводит к недостаточному разнообразию товаров на рынке, поэтому другая компания может обратится в суд за принудительной лицензией. Этот вид договора применяется в судебной практике, когда владелец не хочет заключать лицензионный договор, при этом не использует объект ИС сам. Принудительные лицензии — редкость, обычно судебные споры инициируют с целью аннулировать действие патента или товарного знака из-за неиспользования, чтобы не платить роялти.

В качестве своеобразного подвида лицензионного договора можно выделить сублицензию – соглашение, которое заключается не непосредственно лицензиаром-правообладателем, а лицензиатом. То есть лицензиат «передает права дальше».

Что важно знать про сублицензионные договоры

1. Сублицензионный договор подразумевает письменное согласие лицензиара, без этого сделка по будет не действительной.
2. Права сублицензиара ограничены его лицензионным соглашением с правообладателем. Например, если лицензия действует только на территории Самарской области, продать сублицензию в Таганрог — не получится.
3. Срок сублицензионного соглашения тоже ограничен сроком действия исходной лицензии.

В остальных вопросах регулирование сублицензионных договоров совпадает с регулированием договоров лицензии.

Кажется, что сказанное выше относится только к крупным предпринимателям, однако мы сталкиваемся с лицензионными договорами каждый день: большинство веб-сервисов и компаний, предоставляющих софт, работают с пользователями по лицензионным соглашениям.

Проверка контрагента

Перед подписанием договора проверяем права потенциального лицензиара.

Например, при покупке лицензии на объекты авторского права: картины или фотографии, права передаются по договору, где лицензиаром выступает галерея или фотобанк, а не сам автор. Для этого нужно почитать договор галереи с автором, чтобы удостовериться, что компания, которой вы платите деньги, может передавать права на использование выставленных работ по лицензии.

Аналогично с правами на средства индивидуализации, сначала нужно проверить кто правообладатель и есть ли вообще у него свидетельство о регистрации товарного знака. Это можно сделать в нашем сервисе, кликнув на результат поиска по названию.

В софтверной индустрии может произойти неприятность, иного рода. Например, программный продукт создан сотрудником компании, а работодатель не озадачился фиксированием перехода исключительных прав на свое юрлицо от автора. Обычно это фиксируется в двух документах: договор авторского заказа с сотрудником и свидетельством о регистрации программы для ЭВМ из Роспатента, где указаны и автор, и правообладатель.

Если права предоставляются по сублицензионному договору, проверяем первоначальный лицензионный договор: ищем пункт о праве передачи по сублицензии.

Как победить конкурентов

Получите бесплатно руководство по использованию и защите товарного знака, как основного элемента брендинга вашей компании

Форма договора

Лицензионный договор заключается только в письменной форме и строго возмездным. Во всех иных случаях сделка будет недействительной и вызовет интерес со стороны налоговой и ФАС.

Хотя традиционно выполнение этого требования предполагало обмен подписанными бумажными экземплярами документов, сейчас есть масса других способов. Например, довольно часто стороны обмениваются подписанными скан-копиями по электронной почте. Однако такой способ лучше прямо предусмотреть в тексте договора.

Другой вариант договора – размещение публичной оферты на сайте компании. Этот способ подходит лицензиарам, которым заключают большое количество однотипных договоров с клиентами, например, фотобанкам. В этом случае согласие будет выражаться путем нажатия кнопки «Согласен с условиями» или выполнением иных действий, указанных в документе, например, регистрацией на сайте.

Предмет договора

Лицензионный договор содержит информацию о том какие объекты предоставляются, а также как они будут использоваться: регион, сроки, объемы продаж и т.д. Чем точнее указан объект, тем лучше. Так, если договор заключается на объекты искусства, то их небольшое изображение можно разместить в договоре. Для товарных знаков, изобретений и других объектов патентного права, обязательно указывать номер регистрации в роспатенте.

Если права предоставляются в отношении большого количества объектов, их перечень может быть вынесен в отдельное приложение к договору – это также считается соблюдением требования письменной формы.

О важности определения предмета договора свидетельствует и судебная практика. Например, в деле А40-227061/2018 стороны спорили именно о том, были ли предоставлены права только на ноты, или же подразумевалось и исполнение музыки.

Три аспекта, которые надо учитывать для исключительных лицензий:

1. Ограничить право лицензиара использовать объект в тех пределах, в которых имеет право использовать лицензиат.
2. Если в соглашении прямо не прописано, что лицензия исключительная, то она будет считаться простой.
3. Описать возможность передавать права по сублицензии. Прямое указание на сублицензию в договоре будет считаться письменным согласием лицензиара на продажу другим компаниям от держателя исключительной лицензии.

Интересно и то, что в одной лицензии для разных вариантов использования могут меняться условия. Например, иллюстратор может дать права на демонстрацию изображения в онлайн-формате по простой лицензии нескольким фотобанком, а вот коллаборация с брендом одежды для производства мерча, может регулироваться исключительной лицензией.

В лицензии можно прямо предусмотреть, что лицензиат не имеет права делать. Есть исключение: нельзя запретить действия, которые нужны для корректной работы лицензионного софта (ст. 1280 Гражданского кодекса).

Вознаграждение по лицензионному договору

В лицензионном договоре важно в прямом виде прописывать возмездность и размер вознаграждения.

Особенности пунктов договора о вознаграждении:

1. По умолчанию лицензионный договор считается возмездным.
2. Если нет размера вознаграждения или порядка его расчета, то лицензионный договор становится недействительным.
3. Безвозмездный договор могут заключать только физические лица и НКО. Юрлица, занимающиеся коммерческой деятельностью, могут заключать только возмездные договора.
4. Вознаграждение выплачивается независимо от реального использования прав. Лицензиар обязан выплачивать роялти, даже если он ничего не производит, поскольку лицензиат не может отвечать за производство другого юрлица.

Платежи в лицензионном договоре могут иметь разный вариант расчетов и выплат:

• фиксированный разовый платеж;
• ежемесячные отчисления оговоренной суммы;
• роялти – процент от выручки за оговоренный период.

При любом варианте в договоре точно долго быть указано: размер или порядок расчет, сроки и условия выплаты лицензиару. Это особенно важно сделать, если предусмотрены регулярные платежи.

Территория

Если в договоре нет географической привязки, то по умолчанию считается, что лицензия действует по всей России. Территориальная привязка помогает увеличить число исключительные лицензий. У вас может быть по одному договору исключительной лицензии на каждый город, регион, федеральный округ. В рамках своего региона держатели исключительных лицензий могут заключать сублицензионные соглашения и формировать свою сеть.

При этом в одном договоре на разных территориях можно менять полноту использования права. Например, на территории СНГ лицензиат может использовать привилегии исключительной лицензии, а в России — простую.

Срок действия договора

Срок в лицензионном договоре фигурирует в двух пунктах:

1. Срок действия договора либо прописывается в явном виде, либо не упоминается вообще, и тогда договор считается заключенным на 5 лет, согласно ГК РФ.
2. Условия досрочного расторжения договора или его автоматической пролонгации, если стороны не выразили желания его расторгнуть или изменить условия.

Важно: срок действия договора не может превышать срок действия права на объект, который передается по этому договору. Например, патент на изобретение действует 20 лет, а значит срок действия договора тоже ограничен этим периодом.

Регистрация лицензионного договора в Роспатенте

Процедура регистрации перехода права по лицензии обязательна для следующих объектов ИС:

• товарные знаки;
• знаки обслуживания;
• общеизвестные товарный знаки;
• патенты на изобретения;
• патенты на полезную модель;
• патенты на промышленный образец.

Без регистрации договора в Роспатенте для этих объектов — сделка недействительна, поэтому надо предусмотреть какая сторона, в какие сроки и за чей счет будет заниматься регистрацией.

В некоторых случаях можно передавать ноу-хау по лицензии и регистрировать сделку в Роспатенте, но это не обязательно. Для всей остальной интеллектуальной собственности регистрация лицензионного договора не требуется, в том числе для программ и баз данных.

Процедура регистрации состоит из нескольких этапов:

• Стороны готовят в Роспатент текст договора, заявление, а также документы, подтверждающие полномочия.
• Стороны уплачивают государственную пошлину.

• за регистрацию договора в отношении промышленной собственности – 3300 руб. + 1700 руб. за каждый патент, свидетельство свыше одного;
• за регистрацию договора в отношении товарного знака – 13 500 руб. + 11 500 руб. за каждый товарный знак свыше одного.

Чем вы рискуете, скачав договор из Интернета

Многие ресурсы предлагают скачать готовый шаблон договора, а предприниматели зачастую вообще не хотят тратить время и что-либо подписывать. Хотя такое решение кажется самым простым, оно таит в себе риски:

1. Если договор не содержит необходимых условий, сделка может быть признана ничтожной.
2. Отсутствие договора грозит судебным разбирательством с правообладателем. При этом стоит иметь в виду, что за нарушение исключительных прав предусмотрена возможность взыскать существенную компенсацию, в частности, размером до 5 миллионов рублей за нарушение.
3. В случае подписания типового договора, не учитывающего обстоятельства конкретной сделки, вторая сторона по договору найти лазейку в договоре, в результате чего вы понесете убытки.
4. При заключении договора без проверки прав лицензиара может оказаться, что он не имел права распоряжаться интеллектуальной собственностью. В этом случае настоящий правообладатель получит возможность предъявить претензию вам за незаконное использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Обращение к юристу, поможет избежать этих рисков и заключить договор, который будет защищать ваши интересы. В случаях, когда на кону не только денежные убытки, но и функционирование бизнеса в целом, не экономьте на вашей финансовой безопасности.

Источник: brand-search.ru