Как передать права на программу

Товарный знак (ТЗ) — это объект интеллектуальной собственности. Его обладатель может распоряжаться им по своему усмотрению, в том числе передавать права на использование другим лицам. Иногда права на ТЗ передают на взаимовыгодных условиях, например, при заключении договора франчайзинга.

Правообладатель приумножает доходы за счет взносов франчайзи, которые в свою очередь получают возможность быстрого открытия бизнеса под известным брендом. В некоторых случаях передача происходит, если товарный знак больше не нужен бизнесу владельца. Например, при ребрендинге или смене вида деятельности. В этой ситуации можно передать права на ТЗ полностью новому владельцу.

Или остаться правообладателем, но позволить другим предпринимателям работать с знаком и повышать узнаваемость своего бренда. Расскажем, какие есть способы передачи прав на товарный знак, чем они отличаются и поможем определиться — как выбрать самый выгодный вариант.

Договор уступки (отчуждения) товарного знака

Обладатель товарного знака может отдать исключительные права на ТЗ по договору уступки. Такая возможность зафиксирована в ст.1488 ГК РФ. Сделку можно провести только с юрлицом или ИП. Таким образом можно «отдать» знак на все оформленные под ним классы МКТУ или часть из них.

Сутяжники. Мужское / Женское. Выпуск от 21.06.2023

Право на использование товарного знака может передаваться нескольким лицам, но только в отношении неоднородных товаров и услуг. Знаком смогут пользоваться сразу несколько субъектов, но каждый из них будет иметь право применять ТЗ только на определенный класс МКТУ.

К примеру, правообладатель товарного знака SUNSOLX оформил договор уступки товарного знака на имя компаний “Мудрый филин” в части 41 класса МКТУ (воспитание, образование) и “Фарфор” в части 21 класса МКТУ (утварь и посуда домашняя).

Регистрацией подписанного договора занимается Роспатент.
Регистрация договора уступки

• 1700 успешных регистраций
• Экономия 30% на пошлинах
• Эксперты с опытом работы в Роспатенте

Специалисты компании PATENTUS занимаются вопросами регистрации товарного знака и защиты прав на него. Поможем правильно выбрать товарный знак, подать заявку в Роспатент и получить положительное решение, ускорить регистрацию, зарегистрировать ТЗ в другой стране. Разработаем стратегию, обеспечим юридическую защиту и поможем взыскать максимальную компенсацию с нарушителя, которой хватит на покрытие издержек и потерь.

Процедура регистрации отчуждения товарного знака

Если вы хотите уступить права на ТЗ, то вам необходимо:

1. Составить договор. В документе нужно указать данные свидетельства о регистрации ТЗ, стоимость и порядок оплаты приобретателем права, а также условия передачи ТЗ.
2. Уплатить госпошлину. Плату за регистрацию договора в размере 13,5 тысяч рублей может внести как правообладатель, так и приобретатель.
3. Собрать документы для подачи в Роспатент. Нужно заполнить заявление о регистрации договора отчуждения исключительного права, приложить чек об уплате пошлины и непосредственно договор. Договор или выписка из него, в которой содержатся существенные условия, подаются в трех экземплярах — два для старого и нового правообладателей, третий — для хранения в Роспатенте. Если документы подает представитель, на него оформляют доверенность и включают ее в комплект документов.
4. Подать документы в Роспатент и дождаться завершения процедуры. Средний срок ожидания 2–3 месяца. Прошлый и настоящий правообладатель получают Уведомление о регистрации, экземпляр договора и приложение к действующему свидетельству на ТЗ.

Алкоголичка с принципами. Мужское / Женское. Выпуск от 18.04.2023

Результат — внесение изменений в реестр и полный переход права новому обладателю. Если владелец товарного знака уступал права только для части услуг или товаров, оформляется новое свидетельство на ТЗ.

Лицензионный договор

Этот договор позволяет правообладателю сохранить право на знак за собой. В отличии от договора уступки приобретатель не становится владельцем знака. Заключив лицензионный договор — он получает право на его использование.

Как и договор отчуждения, лицензионный договор возможно заключить только с юрлицом или индивидуальным предпринимателем. Документ должен быть зарегистрирован в Роспатенте.

Лицензия может быть исключительной, позволяющей только одному лицу пользоваться товарным знаком. Или неисключительной, если правообладатель (лицензиар) оформил несколько лицензий для разных предпринимателей.

Особенности лицензионного договора

Стороны самостоятельно устанавливают и отражают в документе условия использования ТЗ, а именно:

• перечень услуг и товаров, в отношении которых будет использоваться знак;
• размер и порядок перечисления лицензионного вознаграждения;
• другие нюансы.

Позже эти условия можно изменить, оформив дополнительные соглашения к договору. Как и договор, допсоглашения нужно зарегистрировать в патентном ведомстве.

Передача товарного знака по лицензионному договору возможна на любой срок. Единственное условие — срок действия договора не может превышать срок действия права на ТЗ. Если не прописать срок действия в документе, лицензионное соглашение будет считаться заключенным на 5 лет.

Возможно досрочное расторжение, если лицензиат нарушил условия использования ТЗ или другие пункты соглашения.

Процедура заключения и регистрации лицензионного договора

Регистрация происходит по следующему алгоритму:

1. Разработка договора.
2. Уплата пошлины в размере 13,5 тысяч рублей.
3. Передача комплекта документов в Роспатент: заполненное заявление о регистрации, 3 экземпляра договора или выписки из него с существенными условиями, чек об оплате госпошлины.
4. Получение Уведомления о регистрации предоставления прав.

Обычно с момента подачи заявления и документов в Роспатент до получения Приложения к свидетельству проходит 2–3 месяца.

Договор франчайзинга

По договору франчайзинга (коммерческой концессии) передаются сразу несколько прав: на использование знака, наименования и стиля, секретов производства. Франчайзер (продавец франшизы) остается полноправным владельцем ТЗ. Франчайзи (приобретатель) получает возможность на законных основаниях вести дело по технологиям и стандартам франчайзера, а еще он может использовать его коммерческое обозначение и товарный знак.

В документе необходимо отразить все условия соглашения:

• размер паушального взноса — разовой выплаты при покупке франшизы;
• размер и периодичность роялти — выплат франчайзеру от прибыли франчайзи;
• порядок взаимодействия сторон;
• территорию действия соглашения;
• права и обязанности франчайзи и франчайзера;
• срок действия договора;
• основания для досрочного расторжения;
• другие условия.

Договор коммерческой цессии можно сделать бессрочным, тогда срок его действия будет зависеть от периода действия права на товарный знак.

Алгоритм регистрации договора франчайзинга

Документ регистрируют в Роспатенте. Для этого необходимо:

1. Подготовить договор.
2. Оплатить пошлину в размере 14 800 рублей.
3. Подать комплект документов в Роспатент.
4. Получить заключение и уведомление о регистрации.

При наличии полного комплекта документов и их соответствия требованиям закона Роспатент зарегистрирует договор в течение 2–3 месяцев.

К примеру, для компании «Сан Скул» (сеть детских садов) мы зарегистрировали товарный знак в 2015 году, в 2016 году — первый договор франчайзинга. В 2022 году компания «Сан Скул» владеет сетью из 116 детских садов в России.

Договор залога на товарный знак

С помощью права на ТЗ можно обеспечить различные финансовые обязательства, например, кредитные. Оформить договор залога может только юридическое лицо, на чье имя выдано свидетельство на знак.

При заключении этого соглашения правообладатель продолжает в полной мере пользоваться товарным знаком, а вторая сторона (залогодержатель) не может использовать ТЗ. Полная передача прав на товарный знак держателю залога происходит только в том случае, если владелец не исполнит свои финансовые обязательства.

В договоре залога прописывают:

• стоимость знака;
• ограничения на использование ТЗ правообладателем (устанавливаются по желанию и соглашению сторон);
• сроки исполнения обязательств;
• обстоятельства, при которых ТЗ переходит к залогодержателю;
• другие условия.

Как и другие виды договоров, документ обязательно регистрируют в Роспатенте. В организацию необходимо предоставить:

• заявление о регистрации;
• 2 экземпляра договора или выписки с существенными условиями, а также копию для хранения в Роспатенте;
• чек на оплату пошлины в размере 13,5 тысяч рублей.

Сроки ожидания Уведомления о регистрации составляют 2-3 недели.

Чем мы можем помочь

Вы можете самостоятельно подобрать подходящий тип соглашения. Несложно оплатить пошлину, собрать и передать документы в Роспатент. Но часто возникают ситуации, когда срок регистрации договора затягивается. Чиновники и государственные эксперты далеко не сразу сообщают о неверном оформлении документов или других проблемах.

Также нужно составлять максимально точные запросы и ответы для патентного ведомства. Поэтому, лучше воспользоваться поддержкой опытных специалистов. С их помощью срок регистрации точно не затянется и вы сможете корректно передать права на ТЗ.

Наши эксперты успешно решают вопросы регистрации объектов интеллектуальной собственности. Они оперативно выполняют весь комплекс работ по организации законной передачи прав на ТЗ:

• разрабатывают договор на передачу товарного знака, соответствующий интересам сторон и требованиям законодательства;
• помогают получить скидку 30% на государственную пошлину;
• готовят и подают документы в Роспатент;
• сопровождают на всех этапах делопроизводства;
• получают и передают заказчику оригиналы документов.

Компания PATENTUS — эксперт в сфере защиты ИС. Оставьте заявку на сайте или позвоните нам — наш консультант свяжется с вами и поможет разобраться в вопросах передачи права.

Поделиться

Товарный знак (ТЗ) — это объект интеллектуальной собственности. Его обладатель может распоряжаться им по своему усмотрению, в том числе передавать права на использование другим лицам.

Интересует защита интеллектуальной собственности?

• Ведущий эксперт
• Патентный поверенный РФ № 1522
  19 лет в сфере защиты интеллектуальной собственности

Источник: patentus.ru

Лицензионный договор на программное обеспечение

Как передать права на программу для ЭВМ по лицензионному договору: разбираем юридические тонкости соглашения.

Метки статьи
Заказать договор
Зарегистрировать ПО

Лицензионный договор на программное обеспечение – это основа взаимоотношений между пользователем и правообладателем. Законность использования и реализации ПО должна подтверждаться юридически, а неправомерное распоряжение результатами интеллектуальной деятельности влечет гражданскую и уголовную ответственность. Объектом лицензирования является не материальный носитель, например, коробочная версия программы, а права на ее использование. Поставка программного обеспечения по лицензии затрагивает как область договорного, так и авторского права. Это обусловливает ряд особенностей, которые нужно учесть при составлении лицензионных договоров.

Для чего нужен лицензионный договор на ПО

Лицензионный договор на программу для ЭВМ – это соглашение, в рамках которого правообладатель ПО (он квалифицируется в тексте договора как лицензиар) предоставляет право на использование программы другой стороне – лицензиату. Объем получаемых прав ограничивается пределами, предусмотренными договором.

Так как программы для ЭВМ в российском праве рассматриваются как литературные произведения, то к ним применяются требования статьи 1286 Гражданского кодекса РФ. С помощью лицензии разработчик защищает свои исключительные права на ПО, осуществляя контроль за интеллектуальной собственностью.

Кроме того, лицензионный договор на использование программы для ЭВМ оформляется в следующих целях:

Прямая выгода

Получение денежного вознаграждения от лицензиата (лицензионные отчисления в пользу правообладателя).

Взаимное ответственность сторон

Гарантия качества услуг, исполнения взаимных обязательств сторон.

Фиксированные договорные обязательства

Ограничение или полное исключение ответственности правообладателя за причинение вреда и ухудшение работоспособности ПО при его использовании, других излишних обязательств со стороны поставщика.

Гарантийные обязательства

Соблюдение условий сервисного обслуживания в интересах приобретателя прав на программу.

Оптимизация налогообложения

Налоговая оптимизация по статье 149 Налогового кодекса (пункт 2, подпункт 26), о чем будет рассказано далее в статье.

Виды лицензионных договоров

Определение вида лицензионного соглашения имеет важное значение, так как для них применяются разные правовые нормы.

В гражданском кодексе РФ (ст. 1236) описаны 2 основных вида лицензий:

1. Исключительная лицензия – право на использование ПО предоставляется правообладателем только одному лицензиату. При нарушении этого требования и выдаче исключительной лицензии нескольким лицам суд может признать договор недействительным. Эта договорная форма выгоднее для лицензиата, так как она гарантирует отсутствие конкурентов, реализующих программу.
2. Простая (или неисключительная) лицензия – соглашение, по которому правообладатель ПО может выдавать лицензии и другим лицам. Эта схема договорных отношений наиболее распространена, так как она позволяет правообладателю получать прибыль из нескольких источников.

В обоих случаях полные права на программу остаются у правообладателя, а лицензиат может использовать ее только в определенных пределах в течение срока лицензии.

Публичная оферта

Заключение публичной оферты – один из наиболее популярных способов предоставления права на программное обеспечение, которое распространяется по сети Интернет, а также для SaaS-продуктов, когда обслуживание производится через облачные сервисы, без скачивания и установки дистрибутива.

В публичной оферте могут оговариваться следующие моменты:

• способ акцептирования, или принятия условий лицензии (регистрация на сервере, клик на соответствующей кнопке и другие действия);
• тарифные планы;
• условия подключения дополнительных модулей ПО для лицензиата;
• учетный период, на который оплачивается лицензия;
• ответственность сторон и объем предоставляемых прав;
• подписание акта приемки-передачи, отправка его экземпляра лицензиару и другие условия.

Публичная оферта должна содержать все основные условия лицензионного договора, так как по своей сути она представляет собой публичное предложение правообладателя, адресованное любому лицу, заключить с ним лицензию.

Правовой статус оферты определен в статье 435 Гражданского кодекса.

Лицензионный договор с конечным пользователем

Лицензионное соглашение с конечным пользователем (EULA) размещается непосредственно в дистрибутиве, на этикетке (упаковке) или на сайте в электронном виде. По-другому такие виды соглашений называют договором присоединения, а порядок их оформления описан в пункте 5 статьи 1286 ГК РФ.

Заключение договора EULA с пользователем происходит в упрощенном порядке – начиная использование программного обеспечения, он подтверждает свое согласие с условиями соглашения. Письменная форма лицензионного договора при этом также считается соблюденной, а сама лицензия является простой (неисключительной).

При составлении договора нужно обратить внимание на следующие моменты:

• Способ заключения лицензионного соглашения, то есть действия, которые пользователь должен совершить для вступления договора в силу.
• Разрешенные способы использования программного обеспечения для конечного пользователя.
• Условие о вознаграждении. Поставка ПО может быть в виде полной версии или trial-продукта, когда срок использования и функционал ограничены, а для приобретения полной платной версии пользователь должен совершить определенные действия, например, приобрести ключ активации.
• Необходимость оформления отдельного договора для подтверждения покупки полной версии программы.

Партнерские отношения между вендорами, реселлерами и дистрибуторами

Наиболее сложные договорные схемы практикуются между вендорами, разрабатывающими b2b-продукты для бизнеса, особенно это касается зарубежных разработчиков. Чаще всего программный продукт невозможно напрямую купить у вендора – он работает на рынке через интегратора, который занимается доработкой IT-продукта под конкретного клиента, обучает сотрудников, обеспечивает связь.

При поставке ПО из-за рубежа в цепочке лицензионных участвует также ресселер – «перепродавец», который поставляет программное обеспечение конечному потребителю. Часто он действует на основании сублицензионного договора.

Выбор оптимальной договорной модели в таких случаях должен быть основан на следующих ключевых моментах:

• Особенности договорных отношений между вендором и реселлером.
• Объективная форма выражения программного обеспечения.
• Цели конечного заказчика – комплексный подход для разработки сложного проекта или быстрая поставка и установка.

Гражданским кодексом определен ряд существенных условий, без которых лицензионный договор считается незаключенным. К ним относятся:

• Письменная форма соглашения и приравненная к ней договор-оферта, EULA.
• Предмет договора – указание на результат интеллектуальной деятельности, на который предоставляются права (программное обеспечение, база данных). Мы рекомендуем прописывать не только название ПО, но и его основное функциональное назначение для более четкой идентификации.
• Объем передаваемых прав – способы использования программы (копирование, распространение, адаптация и модификация, установка, сдача в аренду/прокат; количество одновременно авторизованных пользователей для корпоративного программного обеспечения, декомпиляция, хранение резервной копии и другие).
• Размер вознаграждения за использование ПО и порядок взаиморасчетов. Если программа предоставляется безвозмездно, то это прямо должно быть указано в лицензии. Для договоров присоединения допускается не определять размер вознаграждения, тогда он считается безвозмездным (п.5 ст. 1286 ГК РФ).

Помимо существенных условий в лицензионном договоре на программное обеспечение необходимо указать территорию, на которой лицензиат наделяется правами, и срок действия лицензии. Если такие указания отсутствуют, то по общим правилам (ст. 1235 ГК РФ) лицензия действует на всей территории России, а период ее действия – не более 5 лет.

Узнать подробнее о юридических аспектах лицензионного договора.

Налоговые льготы

С 2008 года в российском налоговом законодательстве действует норма, согласно которой не облагаются НДС операции, связанные с реализацией программного обеспечения, в том числе лицензионные договоры. Но если раньше такая льгота предоставлялась всем поставщикам ПО, включая зарубежных, то с 2021 года эта возможность имеется только для тех правообладателей, чьи разработки внесены в реестр Минкомсвязи.

Зарегистрировать программу в Министерстве цифрового развития можно только в том случае, если доля иностранного участия в IT-компании не превышает 50%. Это могут сделать и физические лица (российские граждане), являющиеся правообладателями программного обеспечения.

Нулевой ставкой НДС могут воспользоваться не только разработчики ПО, но и другие участники цепочки поставки IT-продукта.

Исключение составляют те сделки, суть которых заключается только в рекламировании в сети Интернет, поиске потенциальных клиентов и заключении с ними договоров.

Правовые риски и частые ошибки при заключении лицензии

Неправильный выбор договорной модели, несоблюдение требований Гражданского кодекса и неточные формулировки в соглашении могут привести к признанию сделки недействительной или к ущемлению интересов сторон договора.

Чаще всего совершаются следующие виды ошибок:

• В договоре не указаны конкретные способы использования программного обеспечения, а у лицензиата возникает объективная необходимость, например, для адаптации ПО. Самовольное изменение программы квалифицируется как нарушение исключительных прав на интеллектуальную собственность, для которого предусмотрена компенсация в пользу правообладателя в размере до 5 млн. рублей. Действия, не указанные явно в договоре, – не разрешены для лицензиата.
• Отсутствие сведений о вознаграждении. Если передача прав безвозмездная, то это должно быть указано в тексте соглашения. Здесь необходимо учесть, что безвозмездные сделки (дарение) между коммерческими организациями ограничены по ст. 575 ГК РФ – предмет дарения не может быть дороже 3000 руб.
• Не определен порядок взаиморасчетов. В тексте соглашения должна быть как минимум ссылка на прайс, иначе договор не имеет юридической силы.
• Не указана возможность заключения сублицензионных договоров между вендором и реселлером. В результате последнему приходится оформлять отношения в форме договора на оказание услуг (сопровождение по установке и техподдержке), договор поставки. Теряется льгота по НДС. Заключение сублицензионного договора без письменного согласия вендора влечет за собой налоговые риски как для реселлера (он не должен превышать объем прав по основному лицензионному договору), так и для конечного пользователя.
• В тексте лицензии отсутствуют реквизиты документов, подтверждающих исключительные права лицензиара на программное обеспечение. Таким подтверждением может служить государственное свидетельство о регистрации программы в реестре «Роспатента» или комплект внутренних документов (служебное задание, должностная инструкция, акт приемки-передачи).

Регистрация договора на программу для ЭВМ

Согласно статье 1232 Гражданского кодекса, передача прав на те объекты интеллектуальной собственности, которые проходят регистрацию в «Роспатенте», также должна быть зафиксирована в патентном ведомстве.

Несмотря на то, что программы для ЭВМ и базы данных регистрируются в ФГБУ «ФИПС», лицензионные договоры на IT-продукты регистрировать не нужно. В государственных реестрах должна быть зафиксирована только полная передача прав по договору отчуждения (купли-продажи).

Узнать подробнее о заключении договора отчуждения на программное обеспечение и его регистрацию в «Роспатенте».

Подтверждение передачи прав

Лицензионный договор на программное обеспечение – это правоустанавливающий документ, подтверждающий передачу прав на ПО. Однако при проведении проверок государственными органами могут быть затребованы дополнительные документы, доказывающие фактический переход права. Они нужны также для обоснования бухгалтерских проводок.

К таким документам относятся:

• Акт приема-передачи, который может быть оформлен как самостоятельный документ или в качестве приложения к лицензионному договору. Он должен быть подписан обеими сторонами соглашения.
• Счет-фактура, товарная накладная, если программное обеспечение приобретается в составе компьютерного оборудования (предустановленные программы для ЭВМ). В счете цена на ПО должна быть выделена отдельной строкой.
• Договор купли-продажи или договор поставки для коробочных версий программного обеспечения, у которых лицензионное соглашение содержится либо в дистрибутиве, либо на упаковке.
• Для модели SaaS – счет от организации, которая предоставляет доступ к Интернет-ресурсу, электронное письмо, в котором указаны условия его использования, информация о зарегистрированных лицензиях на официальном сайте.

Услуги юридической компании IPbrand

Патентные поверенные юридической компании IPbrand оказывают следующие виды услуг по юридическому сопровождению сделок в IT-сфере:

• Оформление лицензионного договора на программное обеспечение с учетом интересов обеих сторон.
• Юридическая экспертиза предлагаемого лицензионного договора для снижения правовых рисков в будущем.
• Аудит существующих типовых лицензий, выработка рекомендаций для формирования нового пакета документов.
• Оформление и регистрация купли-продажи программного обеспечения по договору отчуждения.

Узнать подробнее об оформлении договорных отношений в компании IPbrand.

Источник: ipbrand.ru

Передача прав на ПО